(Publ. 17 FEB 2014) Vid registrering av svartvita varumärken i Sverige omfattar skyddet även samma märken i färg. Vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden anses registreringen endast gälla svartvita märken och märken i färg får därmed inget automatiskt skydd. Skilda bedömningar görs för registrering vid PRV respektive vid OHIM avseende märken i svartvitt eller i färg, vilket skapar osäkerhet kring skyddsomfånget och försämrar harmoniseringen kring varumärkesregistrering.
Sverige är ett av de länder som tidigare har ansett att skyddsomfånget för en varumärkesregistrering i svartvitt (samt gråskala) även omfattar alla andra möjliga färger (”black and white covers all”-principen). Praxis avseende detta har dock varit skiftande och icke-harmoniserat bland andra länder i EU. Många andra medlemsstater arbetar i dagsläget enligt ”what you see is what you get”-principen, d.v.s. att endast det som faktiskt visas i registreringen ska skyddas. I dessa länder anses därför ett svartvitt märke inte automatiskt vara identiskt med ett märke i färg. Denna skillnad medför självklart oklarheter, osäkerhet och svårigheter vid gränsöverskridande arbeten och registreringar.
Sammarbetet för en gemensam praxis
Patent- och registreringsverket (PRV) deltar i fem konvergensprogram inom The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) som strävar efter att harmonisera praxis inom varumärkes- och designområdena, och Convergence Programme 4 (CP4) rör specifikt skyddsomfånget för just svartvita märken. Denna nya gemensamma praxis behandlar framför allt tre huvudfrågor som är relevanta för att klargöra svartvita märken i relation till a) prioritet, b) relativa registreringshinder och c) faktisk användning av varumärken.
På grund av skillnaderna mellan medlemsländernas registreringar har man inom OHIM försökt ta fram en harmoniserad praxis som tydligare visar hur märken i svartvitt eller gråskala måste skilja sig från varandra för att inte vara identiska samt hur olika två märken måste vara för att inte anses som samma märke. Avseende de tre huvudfrågor om svartvita varumärken som behandlas i CP4 har OHIM föreslagit följande gemensamma praxis.
a) Prioritet: När det är fråga om prioritet anses ett varumärke som registrerats i svartvitt inte vara identiskt med ett likadant märke i färg, om inte skillnaderna i färg är så obetydliga att det skulle gå en genomsnittskonsument förbi.
b) Relativa registreringshinder: Också här har man ansett att om skillnaden mellan märket i svartvitt och märket i färg endast är så liten (obetydlig, försumbar och knappt märkbar) att det skulle gå en genomsnittskonsument förbi så bör märkena anses vara identiska.
c) Användning: Vad gäller faktisk användning utgör en förändring endast i färg inte en förändring av märkets särskiljande egenskaper så länge som ett antal villkor är uppfyllda, nämligen: att det ord eller de figurdelar som avses är samma i båda märkena och är det mest utmärkande i märkena, att kontrasten och ljusnyanserna respekteras hos märkena, att färgen eller kombinationen av färger saknar särskiljningsförmåga i sig och att färgen inte är en stark bidragande orsak till särskiljningsförmågan.
Olika skydd i Sverige och i Europa
Trots att Sverige inte har deltagit formellt i arbetsgruppen för CP4 har man dock kontinuerligt kommit med kommentarer och förslag kring arbetet. PRV menar nämligen att man i dagsläget inte kan tillämpa denna nya praxis som kommit från OHIM eftersom det skulle gå emot både svenska förarbeten och domstolsavgöranden från Patentbesvärsrätten (PBR). Dessa slutsatser har lett till att Sverige – och även Norge, Danmark och Italien på grund av liknande rättsliga hinder – har angivit en friskrivningstext i det nya praxisdokumentet från OHIM där man förklarar sin ståndpunkt och de hinder som finns.
PRV:s tidigare praxis förblir alltså oförändrad på så sätt att två märken ska ses som identiska om den enda skillnaden mellan märkena är att det ena märket är i färg och det andra märket är i svartvitt. Det svartvita märket ses då endast som en avbildning av det tidigare märket i färg och båda märkena anses då falla inom det varumärkesrättsliga skyddsomfånget. OHIM kommer å andra sidan bara att tillämpa ett skyddsomfång som är baserat på den eller de färger som anges för märket i registreringen. Ett varumärke registrerat i svartvitt av PRV kommer därför inte att få skydd för andra färger än just svartvitt vid OHIM.
Att flera nationella myndigheter som PRV väljer att inte ställa sig bakom OHIM:s praxis försvårar självklart den harmonisering av varumärkesregistreringar som var målet med CP4 och ger dessutom ett osäkert utfall vad gäller det varumärkesrättsliga skyddsomfånget.
