(Publ. 23 FEB 2022) Efter en lång tid börjar ett enhetligt europeiskt patent bli en realitet. Tysklands konstitutionella domstol ger nu klartecken för Tyskland att ratificera Unified Patent Court Agreement och därigenom blir det möjligt för det enhetliga patentsystemet att träda i kraft. Detta medför möjligheten att ansöka om ett patent för samtliga ingående medlemsstater, såväl som introduktionen av en ny domstol. Här finns både möjligheter och risker.
Efter att Tyskland har ratificerat avtalet dröjer det tre till fyra månader innan systemet kan träda i kraft. Det skulle kunna bli så tidigt som i oktober 2022, men en realistisk uppskattning är förmodligen i början av 2023.
När systemet träder i kraft kommer 17 av EPO:s 38 medlemsstater vara en del av samarbetet för enhetliga patent.
Introduktionen av det enhetliga patentsystemet medför två stora förändringar i jämförelse med dagens system:
1) introduktionen av enhetliga patent, så kallade ”unitary patents” (UPs), och
2) införandet av en så kallad ”Unified Patent Court” (UPC).
-UP och UPC kan innebära stora möjligheter för företag, men det medför också risker. Till fördelarna hör en avsevärt större europeisk marknad för ett och samma patent till en betydligt lägre kostnad, samtidigt som risken då blir att patentet kan ogiltigförklaras i en process för hela marknaden istället som idag för enskilda europeiska länder. Företag som har en förståelse för de för- och nackdelar systemet medför kan på ett strategiskt och proaktivt vis nyttja systemet i sin verksamhet för att förbättra effekten av sina IP-investeringar. Vi på Groth & Co kommer därför ta kontakt med våra kunder under våren och föra en dialog med dem, säger Mathias Loqvist, Managing Partner och Patentchef.
Ansökningsprocessen för unitary patent (UP)
Det som är unikt med UPs är möjligheten att erhålla ett enda patent för de, i nuläget, 17 medlemsländerna. Detta skiljer sig från det traditionella europeiska patentet (EP) som centralt prövas och beviljas av EPO, men därefter behöver valideras i respektive medlemsstat inom tre månader från beviljandet. Det nya systemet möjliggör en enklare och billigare process.
Ansökningsprocessen för ett UP är densamma som för ett EP med tillägget att när EPO har godkänt EP-ansökan har sökande en månad på sig att ansöka om UP. Det är alltså en kortare tidsfrist för att ansöka om UP jämfört med tidsfristen för att validera det europeiska patentet (i dagsläget tre månader från beviljande). Notera att det kommer vara möjligt att både ansöka om UP och validera EP i länder som i nuläget inte ingår i det nya enhetliga patentsystemet (t.ex Storbritannien).
EPO har även möjliggjort tidig ansökning av UP. Det innebär att du som har en pågående EP-ansökan men ännu inte fått ”Intention to Grant” kommer få möjlighet att göra en tidig ansökning av UP efter det att Tyskland har ratificerat UPCA.
Den stora skillnaden mellan UP och det traditionella EP är kostnaderna för validering och upprätthållande (årsavgifter). I ett UP behöver inte patentinnehavaren betala årsavgifter i respektive medlemsstat man önskar inneha skydd i, det är i stället enbart en central årsavgift som ska betalas för att upprätthålla patentet. Översättningskostnader och valideringsavgifter minskar också eftersom validering inte behöver ske i respektive medlemsstat.
Detta innebär att kostnaderna minskas om man önskar skydd i flera medlemsstater, där brytpunkten för när ett UP antas vara kostnadseffektivt är ungefär fyra medlemsstater. För mer information kring årsavgifter (EPO) klicka här>
Om ansökan om UP godkänts hamnar den under UPC:s jurisdiktion. Jurisdiktion under UPC kan innebära ett effektivare skydd av patentet. På samma gång medför det även en risk att konkurrenter genom en enda ogiltighetstalan kan få ett UP förklarat ogiltigt eller begränsat i samtliga ingående medlemsstater (som i nuläget alltså uppgår till 17), även efter beviljandet av patentet.
Unified Patent Court (UPC)
Alla innehavare till europeiska patent behöver ta ställning till de för- och nackdelar det skulle innebära för dem att deras patent hamnar under UPCs jurisdiktion. Passivitet från EP-innehavare innebär att deras EP initialt hamnar under UPC och nationell jurisdiktion, och efter en övergångsperiod som varar i minst sju år hamnar dessa patent exklusivt under UPC:s jurisdiktion.
Systemet med Opt-out och Opt-in
En EP-innehavare som vill behålla sina befintliga patent under nationell jurisdiktion (status quo) måste under övergångsperioden begära en avgiftsfri så kallad ”Opt-out” för sina patent. En Opt-out innebär att nationella domstolar, precis som nu, får exklusiv jurisdiktion över patenten. Under övergångsperioden kan innehavaren inte begära Opt-out om det redan har väckts en talan mot det aktuella patentet hos UPC. Detta innebär alltså att en annan aktör kan tvinga kvar patentet under UPC:s jurisdiktion. För att förhindra att detta sker mot innehavarens vilja kommer ikraftträdandet av UPC föregås av en tre månader lång så kallad ”sunrise-period” under vilken innehavaren har en ovillkorlig rätt att begära Opt-out för sina EP.
Ett EP som begärts som Opt-out kan under övergångsperioden begäras som Opt-in igen. Detta gäller dock inte om talan har väckts mot patentet i en nationell domstol efter Opt-out.
För- och nackdelar med UPC
Jurisdiktion under UPC kommer med både möjligheter och risker för patentinnehavare. Ett viktigt avvägande är möjligheten till att effektivt genomdriva patentintrångsprocesser baserat på ett patent i flera länder gentemot risken att patentet kan inskränkas eller ogiltigförklaras vid en central ogiltighetstalan.
En fördel med UPC är att det är effektivare, inte minst tids- och kostnadsmässigt, att inleda intrångsprocesser mot andra aktörer när UPC har jurisdiktion över patentet. Av stor vikt är att UPC besitter flera sanktionsmedel som är nog så viktiga som skadestånd, exempelvis interimistiska beslut kring bevisbevarande åtgärder och interimistiska förbudsbeslut. Innehavaren kan då ansöka om interimistiskt förbud i samtliga medlemsstater i UPC, alternativt de stater som EP validerats i, och därigenom snabbt avsluta ett pågående intrång. Att snabbt avsluta ett pågående patentintrång och säkra bevisning är ofta av mycket stort värde vid patentintrång.
En nackdel med UPC är att tidigare EP för vilka innehavaren inte begärt Opt-out, såväl som framtida UPs, riskeras att ställas inför en ogiltighetstalan inför UPC. Detta innebär att traditionella EPs numera kommer kunna ogiltighetsförklaras i de UPC-medlemsstater som patentet validerats i genom en ogiltighetstalan inför UPC, i stället för att ogiltighetstalan måste ställas inför respektive medlemsstats nationella domstolar. Det kan således finnas en betydande risk för en patentinnehavare att UPC har jurisdiktion över patentet eftersom patentet kan inskränkas i ett svep.
UPC-systemets struktur
UPC består av två domstolsinstanser där EU-domstolen kommer ha befogenhet att meddela förhandsbesked i båda instanserna. Första instansen består av lokala divisioner, regionala divisioner och centrala divisioner. Sverige, Litauen, Estland och Lettland har exempelvis en överenskommelse om en gemensam nordisk-baltisk division i Stockholm. Det kommer finnas tre centrala divisioner där platsen för två av dem är bestämda – Paris och München – medan platsen för den tredje divisionen som skulle vara placerad i London inte ännu är fastställd. Respektive division kommer fokusera på patent i olika branscher. Den andra instansen består av en Court of Appeal placerad i Luxembourg.
Som utgångspunkt kommer lokala och regionala divisioner handlägga intrångsprocesser medan centrala divisioner kommer ha exklusiv jurisdiktion över bland annat ogiltighetsprocesser. Om ogiltighetstalan förs som svar på en intrångstalan hos en lokal eller regional division har domstolen fyra alternativ:
a) behandla både intrångstalan och ogiltighetstalan i samma process, när en lämplig tekniskt kunnig domare blivit tilldelad processen,
b) hänskjuta genstämmotalan till centrala divisionen och behandla intrångstalan,
c) som “b” men vilandeförklara intrångstalan,
d) hänskjuta hela processen till den centrala divisionen, båda parter behöver dock instämma till detta.
Sammanfattande frågor för patentinnehavare att ställa sig i förhållande till UPC
Viktiga frågor att ställa sig om UPC-jurisdiktion är önskvärd är:
1) Är risken stor att patentet inskränks vid en prövning?
2) Hur viktigt är patentet för verksamheten?
3) Vilket territoriellt skydd har vi behov av i nuläget och framöver?
4) Är risken stor att andra aktörer kommer göra intrång i patentet?
5) Hur stor är processbenägenheten i branschen?
