När produkten förändras efter patentansökan – så undviker du fallgropar

Många unga teknikbolag väljer att söka patent tidigt, ibland till och med innan prototypstadiet. Ett tidigt ansökningsdatum kan vara avgörande om man avser att visa sin uppfinning för investerare, kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Om patentansökan lämnas in innan konceptet har nått ett senare stadium i utvecklingen finns det däremot en risk att den framtida slutprodukten inte längre täcks av patentskyddet.

Under resans gång kan konstruktioner förändras, komponenter bytas ut och materialval ändras. Detaljer som fungerat utmärkt i prototyper kan till exempel visa sig vara olämpliga för serieproduktion. Detta behöver man ha med i beräkningen som patentrådgivare – och det har vi på Groth & Co.

Varför söker man patent innan produkten är nära serieproduktion?

Tajmingen spelar generellt stor roll. Ofta vill man visa eller testa den nya produkten så snabbt som möjligt för/med potentiella kunder och samarbetspartners för att få en uppfattning om marknadens potential. För att göra detta på ett säkert sätt kan man lämna in en (eller flera) preliminär patentansökan för att skydda uppfinningen provisoriskt.

Några gånger kan det vara helt rätt att söka patentskydd tidigt, men då med ett så brett och genomtänkt skydd med många varianter och ”fallbacks” som möjligt. I andra fall kan det vara svårare, till exempel när konceptet är komplicerat och prototypen kan byggas på flera alternativa sätt som alla bygger på samma uppfinningsidé. Det gäller också att beakta att det finns en risk att en prototyp kan få oproportionerligt stor betydelse i patenttexten.

Varför går det inte alltid att rätta till en patentansökan i efterhand?

En vanlig missuppfattning är att man alltid kan ”lägga till” nya versioner senare. Inom patenträtten finns det dock strikta regler för vad som får läggas till i en patentansökan efter inlämning. I efterhand kan man inte komplettera en patentansökan med nya tekniska särdrag och samtidigt behålla det ursprungliga ansökningsdatumet för just dessa särdrag.

Ibland innehåller den ursprungliga ansökan tillräckligt stöd för att göra en justering. Det kan också finnas möjlighet att lämna in ytterligare material eller en vidareutvecklad ansökan inom 12 månader från det första inlämningsdatumet, men då kan den tillagda delen få ett senare relevant datum. Detta är därför viktigt att tänka på redan i dialogen mellan uppfinnaren eller kunden och rådgivaren. En bra kommunikation är därför mycket viktig.

Generellt ställer en patentansökan i ett utvecklingsprojekt höga krav på kommunikationen mellan alla parter, framför allt om kunden inte har tidigare erfarenhet av patentering. Kommunikationen kan till exempel omfatta en tidsplan med milstolpar för utveckling, kundintroduktion och patentering (tidpunkt), samt vilka kunder som kommer att involveras i utveckling och testning. Det krävs förtroende mellan alla parter för att nå ett bra resultat och fatta rätt beslut.

När blir ändringarna ett patentproblem?

När utvecklarna gör en teknisk ändring bör man ställa frågan om patentansökan fortfarande täcker den ändrade lösningen. En sådan fråga kan vara särskilt viktig inför kundtester, investerarpresentationer, verktygsbeställningar, pilotprojekt eller lansering. Då bör man kontrollera att den produkt som faktiskt ska visas, tillverkas eller säljas fortfarande täcks av den första patentansökan. Återigen handlar det om god kommunikation.

Praktiskt exempel: När patentkraven inte räcker

En lösning för en industrimaskin har utvecklats och en patentansökan har lämnats in i samarbete med uppfinnarna i ett tidigt skede. Efter cirka tre år upptäcker man att den produkt som ska börja säljas har ett särdrag som inte täcks av patentkraven. Särdraget är inte heller beskrivet i ansökan på ett sätt som gör det möjligt att ändra patentkraven så att de skyddar den vidareutvecklade produkten.

Vidare fanns det inte heller någon konkurrent som man kunde blockera med patentskyddet. Det innebär med andra ord att patentansökan inte längre har särskilt stort värde. Man behövde då fatta beslut om man ska gå vidare med patentprocessen eller inte, med stöd och bedömning av rådgivaren.

Det som bör påpekas här är att bolagets ledning sedan tidigare hade erfarenhet av sådana problem, och att skillnaden mellan produkten och patentkraven därför upptäcktes. Det är värt att notera att ibland upptäcks sådana skillnader inte alls. Till slut har man ett patent som man tror på, men som i verkligheten inte är värt mycket.

Mot denna bakgrund uppstår frågan:

Vad kunde man ha gjort bättre – och finns det alternativ till en tidig patentansökan?

Ett alternativ till en tidig patentansökan är att arbeta med väl utformade sekretessavtal, så kallade NDA:er, när man involverar en kund eller potentiell kund, visar konceptet för en investerare eller diskuterar lösningen med en samarbetspartner.

Ett NDA kan skydda konceptet mot obehörig spridning och signalerar samtidigt tydligt att informationen är ny och anses ha ett värde. Vi på Groth & Co arbetar med NDA:er och skräddarsyr dem efter kundens eller uppfinnarens behov. Ett NDA ska stödja kundens affär och samtidigt visa för en tredje part att man är en seriös aktör.

I vissa situationer kan det också vara värdefullt att ha med sig en rådgivare i möten med kunder, investerare eller samarbetspartners, så att man kan förklara varför ett NDA krävs. Ett NDA kan ge bolaget mer tid att vidareutveckla eller testa en produkt eller metod tillsammans med en kund, eller att utvärdera ett koncept tillsammans med en investerare, utan att riskera att idén bakom konceptet offentliggörs eller används utan tillstånd av denna part.

Ett NDA ger dock inte samma typ av skydd som ett patent. Ett NDA skyddar främst mot otillåten användning eller spridning av konfidentiell information mellan parterna. Det hindrar däremot normalt inte en tredje part från att självständigt utveckla samma lösning. Ett NDA kan därmed inte ersätta funktionen av ett patent, utan det ska ses som ytterligare ett verktyg när man behöver mer tid innan en patentansökan lämnas in.

Utöver detta finns det en situation som enligt vår mening ofta är den bästa, men också den svåraste att bedöma: när man kan visa produkten eller metoden utan att denna part kan förstå hur den fungerar. Detta fungerar bättre med vissa tekniker, såsom algoritmer, högspecialiserade produkter och specifika material, men sämre med andra, till exempel mekaniska lösningar eller tydligt synbara koncept där det är lätt att använda omvänd ingenjörskonst, så kallad reverse engineering, för att komma fram till uppfinningen. I en sådan situation kan man också överväga att skydda informationen som en företagshemlighet, vilket vi behandlar i denna blogg: Trade secrets – are you using them and how?

Om du har frågor kring ovanstående, oavsett om det handlar om en tidig patentansökan, ett NDA eller en företagshemlighet, så hjälper vi på Groth & Co gärna till, hör av dig!

Anna Theander
European Patent Attorney

Christian Hafner
Managing Partner
Head of Patent Department
European Patent Attorney